Peut-on déposer la marque “Black Friday”?

Des pop-up BLACK FRIDAY s’affichent sur tous vos écrans depuis quelques jours, les mails en série annonçant le jour J se sont accumulés dans vos messageries, mais qu’est-ce donc que le « BLACK FRIDAY » maintenant devenue la « BLACK WEEK » ?

Il s’agit d’une coutume américaine datant d’il y a plus de 50 ans. La tradition veut qu’il se déroule le dernier vendredi du mois de novembre, historiquement le lendemain du diner de Thanksgiving. Le black Friday marque alors le début des achats de noël.

Si le black Friday est extrêmement populaire aux Etats-Unis, il n’est apparu en France que dans les années 2010. Dans l’hexagone le « vendredi noir » a la particularité d’être exclusivement sur Internet à l’inverse des Etats Unis où les promotions ont lieu dans les magasins le vendredi ou le week-end et sur internet le lundi suivant lors Cyber Monday.

En 2014 de grandes enseignes françaises telles qu’Auchan, la Fnac ou encore La Redoute organisent leur premier Black Friday. Celui-ci connaîtra un véritable essor en 2016.

 

Pourquoi parle-t-on de « vendredi noir » ?

La première évocation du « Black Friday » remonte à un article titré « Friday After Thanksgiving » paru en novembre 1951. L’article parlait alors de l’absentéisme des travailleurs dans le milieu industriel le lendemain de Thanksgiving

D’autres explications renvoient aux trafics routiers de la ville de Philadelphie. Une grande affluence routière ayant été relevée le lendemain de Thanksgiving, deux journalistes chargés de couvrir l’actualité du lendemain de la grande fête nationale ont titré la première page d’un journal « Black Friday » comme Bison futé aurait pu annoncer une journée noire.

Mais dans les années 1980, une nouvelle signification économique est donnée au BLACK FRIDAY. Il fait désormais référence aux commerçants qui proposent des rabais le lendemain de Thanksgiving pour relancer la consommation avant Noël : la couleur noire était alors une référence au « back to black », le passage des livres de compte au rouge (en négatif) au noir (bénéfices).

 

… et le BLACK FRIDAY en quelques chiffres ?

Plus de 9 milliards de dollars ont été dépensés par les consommateurs américains lors de la journée du Black Friday 2020 et 10,8 milliards de dollars supplémentaires au cours du Cyber Monday.

Selon des données communiquées par Criteo, le Black Friday 2020 a engendré en France un pic de + 127 % de ventes par rapport à la moyenne d’octobre.

Cette année, en 2021, les ventes devraient atteindre entre 1 280 et 1300 milliards de dollars selon une étude de Deloitte, soit une hausse de 7 à 9 % par rapport à 2020.

 

Peut-on déposer la marque « BLACK FRIDAY ? »

La simple consultation de la base INPI des marques déposées permet de constater que 9 marques comportant les termes BLACK FRIDAY ont bien été enregistrées en France et sont en vigueur à ce jour. Cependant, il est à noter que 6 marques « BLACK FRIDAY » ont été intégralement rejetées.

L’INPI rappelle que la marque a pour rôle de faire connaître les produits et services de l’acteur économique qui dépose le signe et de les distinguer ces produits et services de ceux de ses concurrents. Le signe choisi en tant que marque peut-être un mot, un slogan, des chiffres, un logo, un dessin, un son ou une combinaison d’image et de son, dès qu’il peut s’écrire, se lire et se prononcer.

Le signe choisi doit être distinctif, disponible, conforme à l’ordre public et ne pas être trompeur pour le consommateur. A titre d’exemple, la marque « marché de noël » pour des chalets en bois a été annulée pour défaut de distinctivité.

En outre, le code de la propriété intellectuelle exige que la marque ne soit pas descriptive ou devenue usuelle (CPI, art. L. 711-2, 2º, 3º et 4º).

On parle de marque descriptive lorsqu’elle est exclusivement composée « d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service » (CPI, art. L. 711-2, 3º).

La marque devenue usuelle est quant à elle une marque qui est devenue, avec le temps, la désignation d’un produit ou d’un service dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Les exemples sont fréquents et parlants : Caddie, Frigidaire, Kleenex, Piña Colada… autant de marques qui ont été déchues pour dégénérescence. Est ainsi refusée à l’enregistrement une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels.

Il convient néanmoins de rappeler que le caractère distinctif, générique, ou descriptif d’une marque s’analyse par rapport aux produits ou services visés dans le dépôt.

En tout état de cause, si la marque BLACK FRIDAY n’a visiblement pas été déclarée nulle, elle constitue de manière certaine une marque faible. Comme l’a rappelé la Cour de justice du Bénélux « une marque dotée d’un pouvoir distinctif faible, qui remplit donc la fonction d’indication d’origine moins bien qu’une marque à pouvoir distinctif plus grand, se rappellera moins facilement au souvenir du public que l’emploi d’un autre signe » (Cour de Justice du Benelux, 5 octobre 1982, aff. 81/4, Wrigley c/ Benson).

Depuis le 1er avril 2020, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. (CPI article L.716-2) peuvent être introduites devant l’INPI par toute personne physique ou morale. Cette réforme a pour vocation de simplifier et d’accélérer l’annulation de marques manifestement nulles : les justiciables ont désormais un rôle dans les demandes de nullité.

 

Petite anecdote d’une marque « BLACK FRIDAY » déposée en Allemagne

En 2013, une société holding de Hong Kong a déposé la marque BLACK FRIDAY en Allemagne en 2013 pour de nombreux services commerciaux en classes 9, 35 et 41. Souhaitant bénéficier pleinement de son monopole sur sa marque, il a informé les entreprises locales que le terme était désormais déposé en tant que marque. Or un site www.black-friday.de existait : il s’agissait d’un portail de détaillants proposant des offres spéciales et des réductions autour du Black Friday. Après des années de litige, le Tribunal fédéral des brevets a jugé en septembre 2019 que la marque verbale « Black Friday » devait être annulée pour les classes visant des services liés à la publicité. Cette décision écarte alors la possibilité d’obtenir un monopole sur un terme nécessaire à la commercialisation de produits et évite ainsi tout avantage anti-concurrentiel.

Si la marque « Black Friday » a été radiée du registre des marques pour de nombreux services liés au marketing et à la publicité, elle reste néanmoins en vigueur. Les opérateurs économiques allemands ne peuvent dès lors utiliser les deux seuls termes « BLACK FRIDAY » dans leurs campagnes publicitaires, cela pouvant constituer une contrefaçon de la marque déposée. Pour éviter une utilisation à tire de marque, prudence et agilité semblent nécessaires : les opérateurs sont alors obligés de faire référence à l’origine de l’évènement ou d’intégrer le nom de l’évènement dans un slogan publicitaire plus large.

 

Et du côté des consommateurs ?

En partenariat avec l’INPI, le CNAC, la Douane, la Gendarmerie, Facebook et Google, L’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (UNIFAB) alerte les consommateurs sur les risques de contrefaçons en ligne lors du Black Friday.

Au cours de l’évènement commercial, le président de l’UNIFAB, Christian Peugeot, rappelle que « 37 % des acheteurs de contrefaçons en ligne pensaient acheter un produit authentique, d’après l’IFOP, il est donc absolument nécessaire d’accroître la vigilance de chacun pour une vérification simple et efficace avant de valider ses achats ».

Quelques conseils sont délivrés aux consommateurs pour éviter les contrefaçons :

  • Faire attention aux prix trop attractifs ;
  • Être attentif aux fautes d’orthographe et de grammaire sur les sites, les rubriques contact, les mentions légales, les conditions générales de vente… ils peuvent permettre de détecter des sites proposant des contrefaçons
  • Faire attention au site sur lequel sur on s’apprête à acheter le produit, certaines marques utilisant un réseau de distribution sélectif et les répertoriant sur leur site officiel, il est recommandé de vérifier les sites d’achat.

Vous n’avez pas eu le temps de tout acheter lors du fameux black Friday ? Pas d’inquiétude, les enseignes étendent chaque année les offres du BLACK FRIDAY à la semaine suivant le vendredi noir. On parle désormais de « BLACK WEEK ».

Cette nouvelle pratique n’est d’ailleurs pas passée inaperçue puisque la marque « BLACK WEEK » a été déposée en France en 2017 par une entreprise allemande spécialisée dans l’électronique pour des services liés à la publicité en classe 35.

 

Par AGIL’IT – Pôle Propriété intellectuelle

Jérôme Tassi, avocat associé

Bénédicte Peyrat, avocate